我国解决域名与商标冲突遵循如下法定原则:诚信信用原则、合法原则、合理原则、驰名商标例外原则、建立民事责任承担原则、过错责任原则以及法律规定的其他解决域名与商标冲突应遵循的原则。《最高人民法院关于审理涉及计算机网络域名民事纠纷案件适用法律若干问题的解释》第五条被告的行为被证明具有下列情形之一的,人民法院应当认定其具有恶意:
(一)为商业目的将他人驰名商标注册为域名的;
(二)为商业目的注册、使用与原告的注册商标、域名等相同或近似的域名,故意造成与原告提供的产品、服务或者原告网站的混淆,误导网络用户访问其网站或其他在线站点的;
(三)曾要约高价出售、出租或者以其他方式转让该域名获取不正当利益的;
(四)注册域名后自己并不使用也未准备使用,而有意阻止权利人注册该域名的;
(五)具有其他恶意情形的。被告举证证明在纠纷发生前其所持有的域名已经获得一定的知名度,且能与原告的注册商标、域名等相区别,或者具有其他情形足以证明其不具有恶意的,人民法院可以不认定被告具有恶意。
商标的相关权力应由商标权人占有和使用,域名的相关权力则由域名注册人占有和使用。两个截然不同的领域,两种截然不同的规则。解决域名与商标冲突的遵循原则如下:驰名商标例外原则;建立民事责任承担原则;自觉遵守诚实信用原则。
由于目前国际域名在全世界是统一注册的,因此在全世界范围内,如果一个域名被注册,其他任何机构都无权在注册相同的域名了。1996年,国内出现了大量的企业商标被他人抢先注册为域名的“热潮”。从我国现有法律来看,似乎不能使之有效的解决域名和商标的冲突问题,也在“摸着石头过河”,不断积累经验,欲同世界各国合作,并结合我国实际情况,建立行之有效的解决途径。
1、结合国际法规,域名与商标不能存在二者之间扩展的外延性。
商标的相关权力应由商标权人占有和使用,域名的相关权力则由域名注册人占有和使用。两个截然不同的领域,两种截然不同的规则。两种标识所标志的主题是不同的,自然不能将适用于一种标识的制度适用于另一标识。不能因为你是商标权人,就一定应当把你的权利扩延到域名权利,反之亦然。笔者认为,对于域名世界上绝大多数国家均实行“先申请先注册”原则,我国也是如此而对于商标,则不能因为网络的兴起,就全盘推翻现有的制度,也不能否定整体管理机制的合理性和可操作性。
2、区分界定“恶意”与“非恶意”的界限,自觉遵守诚实信用原则。
如前所述,区分“恶意”与“非恶意”应谨慎对之,综合考虑商标注册人和域名注册人正当权益。妥善把握“在后注册域名与在先注册商标的冲突”和“在后注册商标与在先注册域名的冲突”中的实质,才能得当处理冲突。同时笔者认为,一个域名和一个商标相同,只要先注册人按程序申请,并且是在“非恶意”的情形下注册和使用该域名或商标,就不应当属于侵权。因为他遵循了市场经济的法制环境下最基本的原则——既诚实信用原则,现阶段对于域名注册虽然没有在法条中列明此原则,笔者个人认为,也必然会成为网络空间的基本原则之一。那么域名注册人、商标注册人若恶意注册或使用,必然会违反诚实信用原则,也必然会构成侵权。
3、建立民事责任承担原则。
就此,我们从“在后注册域名与在先注册商标的冲突”角度来谈责任承担问题。如果域名注册人使用该网站进行损害商标权人权益的行为,应承担相应的责任。比如,某网络的中文域名与某产品的商标名称相同,其虽经合法注册,但其从事宣传、介绍、销售与在先拥有商标权人的同类产品的活动。这种行为足以使公众造成一定的混乱,误认为该网站上的商品与商标的权利人有一定的联系。或者其他有恶意损害该商标形象的行为等。所以类似这种情况的出现,即使商标并非“驰名”,其合法权益在受到侵害时,一样可以拿起法律的武器来保护自己。譬如,要求停止侵权、赔礼道歉和赔偿经济损失以及禁止用户的不正当的商业使用。反之对于“在后注册商标与在先注册域名的冲突”的情形亦然如此。
4、例外原则
在传统的商标制度中,有一项特殊的制度,就是驰名制度,其比一般商标的保护更有力一些。对驰名商标,要求该商标不能被用在任何可能导致“误认为”的商品或服务上。鉴于此种情况,对驰名商标的保护似乎就可以延伸至域名领域。例如在2000年6月荷兰的“宜家”与北京国网公司域名纠纷案中,荷兰的英特艾基系统有限公司拥有的“宜家”品牌,不仅在国际上声誉非常高,而且将”IKEA”这一品牌在中国也注册了商标。最后法官除了使用国内现有法律外如《反不正当竞争法》等,首次引用了国际上《保护工业产权巴黎公约》对驰名商标的保护条列,判令被告立即停止使用并撤销该域名
④。从而可见驰名商标的优越性。
知识产权权利冲突的处理原则 (一)诚实信用原则 诚实信用原则是民法的基本原则,是道德标准的法律化,它要求民事活动当事人在行使权利和义务时,应当遵循诚实信用的道德准则。该原则已被世界各国法律普遍承认,我国《民法通则》第4条规定“民事活动应当遵循自愿、公平、等价有偿、诚实信用的原则。”我国《反不正当竞争法》第2 条第1 款也规定“经营者在市场经营中,应当遵循自愿、平等、公平、诚实信用的原则,遵守公认的商业道德。” 我国《商标法》、《专利法》的具体规定中也暗含了诚实信用原则,比如我国《商标法》第31条规定申请人不得抢注他人已经使用并有一定影响的商标,显然是建立在诚实信用原则基础之上的。作为一项基本原则,诚实信用应当应用到知识产权权利冲突的解决中。在多数情况下,发生冲突的在后知识产权,往往是采用不正当手段取得的,或者通过正当手段取得后,滥用权利,故意侵害他人的在先权利,从事不正当竞争,这些行为都应当受到诚实信用原则的约束。《巴黎公约》中就规定了一项原则,即凡是与诚实信用相悖的行为都构成不正当竞争行为。 诚实信用原则在处理权利冲突的司法实践中,受到了广泛的应用,在解决域名与商标的权利纠纷中,人民法院即是以诚实信用原则来处理域名注册人抢注他人著名商标所引发的权利冲突的。《最高人民法院关于审理涉及计算机网络域名民事纠纷案件适用法律若干问题的解释》(法释[2001]24 号)第7 条第1 款明确规定:“人民法院在审理域名纠纷案件中,对符合本解释第4 条规定的情形,依照有关法律规定构成侵权的,应当适用相应的法律规定;构成不正当竞争的,可以适用民法通则第4 条、反不正当竞争法第2 条第1 款的规定。”该条中所谓“本解释第4 条规定的情形”正是域名与他人在先商标或域名发生权利冲突的情形,而“民法通则第4 条、反不正当竞争法第2 条第1 款”正是诚实信用的法律条款。 在处理知识产权权利冲突案件时,我国有关行政主管部门也是遵循诚实信用原则来保护知识产权的。例如国家工商行政管理局在《关于处理商标专用权与外观设计专利权权利冲突问题的意见》中指出:商标专用权和外观设计专利权是重要的知识产权,分别受《商标法》和《专利法》的保护。这些权利的取得,应当遵守《民法通则》中的诚实信用的原则,不得侵害他人的在先权利。 (二)保护在先权利原则 保护在先权利,是指当同一个智力成果上存在多个知识产权时,按照权利取得的先后顺序保护在先取得的权利。保护在先权利原则是大陆法系国家普遍采用的原则,是解决知识产权权利冲突的特有原则。与传统民事权利不同,知识产权制度为了刺激创新,避免重复研究而产生的资源浪费,法律只给予最先发明创造和最先申请人以权利。另外,在知识产权领域,同一客体上产生的两个权利往往是不相容的。比如同一个美术作品,既可以申请外观设计专利,也可以作为产品的包装、装潢,当两权利分属不同的权利主体,又在相同或者类似的产品上使用时,就容易造成混淆,两权利是不相容的,往往只能保护一个权利。 保护在先权利原则作为解决知识产权权利冲突的司法原则,在我国有明确的法律及司法解释依据。我国《商标法》第9条第1款规定:“申请注册的商标,应当有显著特征,便于识别,并不得与他人在先取得的合法权利相冲突。”第31条规定:“申请商标注册不得损害他人现有的在先权利,也不得以不正当手段抢先注册他人已经使用并有一定影响的商标。”我国《专利法》第23条也规定,授予专利权的外观设计,不得与他人在先取得的合法权利相冲突。另外,《与贸易有关的知识产权协议》中也有类似的规定,如该协议第16条规定,注册商标所有人应享有专有权以制止任何第三方未经许可而在贸易活动中使用与注册商标相同或近似的标记而造成混淆的行为,如果将相同标记用于相同的商品或服务,即推定为存在混淆的可能。上述权利不得损害任何己有的在先权,也不得影响成员依使用而授予权利的可能。在司法解释方面,最高人民法院早在1993年就下发了(93)经他字第20号《关于在专利侵权诉讼中当事人均拥有专利权应如何处理问题的批复》,确定保护在先取得的专利权。1998年最高人民法院《关于全国部分法院知识产权审判工作座谈会纪要》中也明确,人民法院应当按照民法通则规定诚实信用原则和保护公民、法人合法的民事权益原则,依法保护在先授予的权利人或者在先使用人享有继续使用的合法民事权益。在2001年颁布的法释〔2001〕21号《关于审理专利纠纷案件适用法律问题的若干规定》第15条进一步明确,人民法院受理的侵犯专利权纠纷案件,涉及权利冲突的,应当保护在先依法享有权利的当事人的合法权益。第16条规定了专利法第23条所称的在先取得的合法权利包括:商标权、著作权、企业名称权、肖像权、知名商品特有包装或者装潢使用权等。关于其他权利冲突问题,比如企业名称权、商标权与域名之间的冲突,最高人民法院在2001年颁布的《关于审理涉及计算机网络域名民事纠纷案件适用法律若干问题的解释》中,也表明要适用在先权利原则处理该类纠纷。最高人民法院在2008年2月最新颁布的《关于审理注册商标、企业名称与在先权利冲突的民事纠纷案件若干问题的规定》第1条也明确规定,原告以他人注册商标使用的文字、图形等侵犯其著作权、外观设计专利权、企业名称权等在先权利为由提起诉讼,符合民事诉讼法第108条规定的,人民法院应当受理。 广西法院在审理相关知识产权权利冲突的案件中,均体现了诚实信用原则和保护在先权利原则。例如在湖北九州通医药有限公司诉广西九州通药业有限公司侵犯注册商标专用权及不正当竞争纠纷案中,依法认定广西九州通药业有限公司在后变更的企业名称侵犯了湖北九州通医药有限公司“九州通”图文组合商标专用权,判令广西九州通药业有限公司停止使用含“九州通”文字的企业名称,并赔偿经济损失,依法保护了在先商标权人的合法权益。又如在梁某诉刘某侵犯“临桂二小”注册商标专用权及不正当竞争纠纷一案中,认定刘某企业名称“桂林市象山临桂二小羊肉馆”的登记和使用早于梁某申请和注册“临桂二小”商标,刘某对企业名称简称的使用是出于善意,而且是合法的在先权利,并没有违反诚实信用原则,未侵犯梁某上诉人注册商标专用权,保护了在先的企业名称权。在原告黑牛食品工业有限公司诉被告广西黑牛乳业有限公司侵犯商标专用权及不正当竞争纠纷一案,原告系“黑牛”商标的注册人,该商标被司法认定为驰名商标,被告字号中包含“黑牛”,原告认为被告将原告注册商标作为企业字号注册使用,在同类行业中使用与其注册商标相同的标识作为字号构成商标侵权,且被告在宣传和产品上突出使用“黑牛”文字构成不正当竞争而诉至法院。一审法院认定被告在原告生产的同类产品上突出使用黑牛标识造成公众误认的行为构成商标侵权和不正当竞争,判决被告停止使用含“黑牛”文字的企业字号并不得将该字号用于经营活动。被告不服一审判决向上级法院提出上诉。二审中,双方达成调解协议,由被告变更其企业名称并停止使用含“黑牛”文字的企业字号于经营活动中。 当然,对保护在先权利原则应当灵活适用,不能仅仅因为某一个权利产生在先,就一律禁止在后权利的行使,应当区别不同的情况处理。在司法实践中处理知识产权权利冲突纠纷案件,首先应当确定实际冲突是否确已发生,冲突双方的主观状况如何。然后,根据具体情况,如果在后权的取得是侵犯他人在先权利的,在后权利仅有形式上的法律依据,而没有实质上的法律依据,此时可以不保护在后权利,而且可以通过提出司法建议的形式或者向当事人释明的方式,通过行政程序撤销在后权利。如果在后权利取得时未侵犯他人的在先权利,在后权利不仅形式上合法,而且实质上合法,两者发生冲突,则既要保护在先权利,又要保护在后权利,解决冲突重点在于规范权利的行使,无论如何,知识产权权利冲突的解决方式都不应当是单一的。在知识产权权利冲突中,对那些排他性特别强的在先权利,比如域名权与域名权之间的冲突,就同一个客体只能存在一个权利,而且在全球范围内不能存在两个完全相同的域名,因此,只能适用财产法则,消除妨碍。但对于另一些排他性并不十分强烈的,客观上也可以共存的相互冲突的知识产权,则可以根据具体情况采用补偿的方式解决。这样,既可以根据案件的实际情况,平衡各方当事人之间的利益,也更有利于在先权利与在后权利充分发挥各自社会经济价值。 (三)公平竞争、利益平衡原则 《与贸易有关的知识产权协议》第7条规定,“知识产权的保护与权利行使的目的应当有助理于促进技术的革新、转让和传播,有利于技术知识的生产者与使用者互利互惠,增进社会及经济福利,同时也促进权利和义务的平衡”。第8条规定,“成员在制定或修订其域内法律和条例时,可以采取必要措施保护公共的健康与教育,以增加对其社会经济与技术发展至关重要领域中的公共利益成员可采取符合本协议规定的适当的措施来防止权利人滥用知识产权,防止不合理限制贸易或者反过来影响国际技术转让的不当做法,只要该措施符合本协议的规定。”这些规定的本意,就是成员国在保护知识产权的同时,可以为公共利益目的,限制知识产权的滥用。从市场竞争的角度看,其含义就是在保护知识产权合法垄断的同时,应当维护市场公平竞争秩序。在知识产权权利冲突纠纷案件中适用公平竞争原则,实际上就是要求法官根据民法公平原则的精神,正确界定冲突双方所从事的行为是否符合市场竞争规则,即属于正当竞争或者不正当竞争。知识产权权利冲突纠纷案件中,在判断冲突一方的行为是否构成不正当竞争,主要考虑以下因素:其一、主观因素,即冲突一方对权利冲突的发生在主观上是否有恶意或者过错。其二、行为目的,即冲突一方希望获得不正当的利益。第三、商业道德,即冲突一方是否违反了诚实商人公认的道德标准。第四、行为的长远影响和社会影响,即冲突一方的行为从长远看、从整个社会的角度看,是否会对市场竞争带来不利影响。同时,解决知识产权权利冲突时还应兼顾个人利益和公共利益、兼顾各权利人的利益,以使不同的知识产权各得其所、相互协调,使知识产品得到最佳利用。 另外,引入补偿法则也是可以考虑的一种方式。在知识产权权利冲突中,先后存在两个“合法”的知识产权,其权利的取得都经过法定形式授予,冲突的发生多是基于在后权利对在先权利的侵权而发生。但问题是,“侵权”的在后权利之后形成了较为独立的利益,而且这种利益不能由在先权利所包容,这时再以纯粹的保护在先权利原则去适用,实际上构成对在后权利的不公平,构成不当得利;另一方面,在先权利本身就独立于在后权利,由侵权后的权利包容在先权利(即不保护或忽视在先权利)也不公平,也构成不当得利。这就需要对在先权利与在后权利都予以关注,不能忽视任何一方,否则一方将对另一方构成不当得利,纯粹给予一方禁令有违公正。在考虑公平因素,引入补偿法则,由一方对对方的利益给予一定的补偿,协调双方利益在知识产权领域引入补偿法则,是效益主义在权利冲突解决中的具体运用。通过补偿法则的适用,使一方获得实质上的合理性,从而达到形式合理与实质合理的统一,实现冲突的权利的调和,能发挥赔偿责任不能之功效。
域名与商标权利冲突的解决办法
域名和商标存在诸多差异
域名是为了替代不易识别和记忆的数字地址(IP地址)而设计的一种形象化的标识,其与IP地址一一对应,每台主机的IP地址是唯一的,这就决定了域名具有唯一性,而且在全球范围内域名具有绝对排他性。与此不同,商标权仅在同一地域、同一商品类别范围内具有唯一性,因此,同一商标在不同地域范围内或不同商品类别上可以有多个权利主体。
域名和商标在排他性上存在不同。例如,熊猫这一商标,可以被熊猫电子集团有限公司在电视上注册,同时也被其它公司在烟花上注册为商标。此时,如果多个商标权权利主体均申请与该商标完全相同的域名注册,就会因为域名的绝对排他性造成权利冲突。
由此可见极其相似的域名可以属于不同权利主体,但当这些域名持有人都将域名转化为商标注册或使用时,在先进行了商标注册的权利主体基于商标相似性禁止特征,有权禁止他人将与其相似的域名进行商标注册或使用。
同时,二者禁止范围不同。商标权人有权禁止他人在同一类别商品上注册或使用与其商标相同或相似的商标。而域名持有人仅有权禁止他人注册或使用与其所持有的域名完全相同的域名。
此外,二者命名规则不同。商标构成要素多样,包括文字、图形、字母、数字、三维标志、颜色组合和声音等,而域名一般由数字、字母组成。那么,商标权人要想将其商标注册为域名,通常要进行一定的转化,或者将文字商标转化为拼音或缩写,这样有可能造成不同商标转化之后形成完全相同的域名,从而影响申请域名注册。
如何解决域名与商标权利冲突
在我国颁布《中国互联网络域名管理办法》、《域名争议解决办法》等部门规章之前,对于域名抢注等行为均作为商标侵权行为或不正当竞争行为处理。但随着电子商务的蓬勃发展,该类型的权利冲突案件发生频率越来越高,而且案件专业性、复杂性越来越强。传统意义上的权利冲突解决模式已经很难满足实践需求。
其中借鉴互联网络名称及编码公司(ICANN)1999年颁布实施的《统一域名争端解决规则》(UDRP)而制定的《域名争议解决办法》,是我国解决域名与商标权利冲突案件的主要依据。该办法详细规定了争端解决机构、争议解决期限、争议解决原则以及恶意抢注的标准等具体解决细则。
对此,中国互联网络信息中心颁布了一系列规章,着力解决域名相关的争议,
借鉴UDRP相关规则,我国现有的域名争议解决规则可以逐步完善,但是仍存在一些问题需要予以解决。
首先,尽快明确中国互联网络信息中心的法律地位,制定域名争议解决方面相关法律。
目前,中国互联网络信息中心地位不明确带来了很多具体问题,如域名争议案件的管辖法院在相关司法解释与部门规章之间存在规定不一的情况。
《最高人民法院关于审理涉及计算机网络域名民事纠纷案件适用法律若干问题的解释》第2条规定,“涉及域名的侵权纠纷案件,由侵权行为地或者被告住所地的中级人民法院管辖。对难以确定侵权行为地和被告住所地的,原告发现该域名的计算机终端等设备所在地可以视为侵权行为地。”
而《域名争议解决办法》却规定,投诉人或被投诉人可以就争议向中国互联网络信息中心所在地的中国法院提起诉讼。要解决这一矛盾前提是要明确中国互联网络信息中心的法律地位,按照法律适用冲突解决原则解决这一问题。
其次,设定域名注册前的公告和异议程序,对域名和商标权利冲突采取事前预防措施。目前,我国对域名注册采取形式审查或不审查原则,只要申请人提供证据证明在全球范围内没有相同的域名,即可注册。而注册后因持有或使用域名侵犯他人合法权益的,由域名持有者承担责任。
这种事后救济形式无法从源头上减少域名和商标权利冲突现象,建议设定域名注册公告和异议程序,加强事前预防。域名注册机构初步审查注册申请后,对符合形式要件的应初步审定并公告,自公告之日起15日内,任何人均可提出异议,公告期满无异议的,予以核准注册。
再次,应畅通域名和商标权利冲突的司法解决途径。《域名争议解决办法》从法律效力而言,属于部门规章,其着眼于通过行政程序解决域名争议,由于行政程序不具有纠纷解决终局性,因此域名争议解决应当完善相关司法程序,同时也能更好地救济权利人合法利益。
《最高人民法院关于审理涉及计算机网络域名民事纠纷案件适用法律若干问题的解释》第4条及第5条明确规定了域名和商标权利冲突的认定标准。这有利于规制域名抢注行为,平衡域名持有人和商标权利人之间的利益关系。