在专利法实施细则第四十二条第一款中,对于分案申请进行了如下规定:一件专利申请包括两项以上发明、实用新型或者外观设计的,申请人可以在细则五十四条第一款规定的期限届满前,向国务院专利行政部门提出分案申请;但是,专利申请已经被驳回、撤回或者视为撤回的,不能提出分案申请。
通常,分案申请被认为是为了解决申请的单一性问题而提出的,申请人可以通过分案申请的方式将不属于一个总的发明构思的发明创造在不同的申请中提出。然而,笔者认为,申请人可以利用分案申请的规则通过主动提出分案申请来争取更多利益。
对于分案申请的提出,有两项限制:
1、细则四十二条第三款规定,分案的申请不得改变原申请的类别。也即根据原申请是发明专利申请、实用新型专利申请或是外观设计专利申请,申请人仅可以提出相应类别的专利申请,而不能改变原申请的类别,否则该分案申请将被国务院专利行政部门作为新申请处理。
2、细则四十三条第一款规定,分案申请不得超出原申请公开的范围。
由上述可见,在专利法及其实施细则中,并没有对分案申请的理由和内容作出更进一步的规定。因此,申请人可以在符合专利法及其实施细则规定的框架内,在必要时使用分案申请来实现保护自己的利益。
(1)分案申请的申请人
分案申请的申请人应当是原申请人或其受让人、继承人。分案申请中的发明人也应当是原申请中的发明人或者是其中的一部分成员。
(2)分案申请的时间
在专利局认为申请不符合单一性规定的情况下,申请人应当在审查意见通知书中指定的期限内,将原申请改为一项发明或者属于一个总的发明的构思的几项发明。从原申请中分出来的一项或者几项发明是否提交分案申请,这是申请人的自愿行为。
根据专利法实施细则第四十二条的规定,申请人可以在收到专利局对该申请案作出授予专利权通知之日起两个月办理登记手续的期限届满之前,向专利局提出分案申请;因此,申请人可以在收到专利局发出授予专利权的通知之前提出分案申请,也可以自收到授予专利权的通知之日起两个月内提出分案申请。
同样,申请人的主动分案,可以在收到专利局发出授予专利权的通知之前提出,也可以自收到专利局发出授予专利权的通知之日起两个月内提出。